知的財産法 前期第６回
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今回は、特許を受ける権利について学びます。特に職務発明について、
従業者がした発明についての特許を受ける権利については、その扱いが
企業・産業の発達の上で重要ですので、しっかり学んでください。
今日の演習：使用者と従業者の権利
ライン餅開発の経緯
株式会社越前屋では、新開発のライン餅の生産ラインも完成し、いよいよ正月前の2020年12月１日に発売することと決まった。
もちろん、特許出願も株式会社越前屋名義で2020年11月10日に終わっている。
ところで、川崎は、妻の真世子がパートで働いている崎山製菓のせんべい工場に、時々、仕事帰りに妻を迎えに行くことがあった。その際、妻の上司の日野と会うこともしばしばあった。そんな中、その日野から相談を持ちかけられた。崎山製菓も新しく餅の事業を開始するのだが、川崎が株式会社越前屋で餅の開発をしていると、奥様から聞いたので、一度、お話を伺いたいというのだ。
聞いてみると、崎山製菓では、せんべいのノウハウはあるが、餅製造のノウハウがない。そこで、川崎と葉山をスカウトしたいというのだ。条件は越前屋での待遇の倍を出すという。
葉山に相談したところ、その条件につられて二人で転職することとした。
転職みやげにと、二人で、新開発のライン餅の話をし、特許を受ける権利を譲渡します、と言ってしまった。
それを受けて、崎山製菓は、川崎と葉山を発明者として、特許出願を2020年11月９日にした。
株式会社越前屋は、川崎と葉山が退職してしまったことに驚いたが、職務発明規定がきちんとしているから動揺はしなかった。
１）さて、越前屋、川崎と葉山、崎山製菓の権利関係はどうなっているのだろうか。
川崎と葉山が退職したのは、2020年11月15日とします。
２）越前屋に、職務発明規定がなかった場合、権利関係はどうなるのだろうか？
特許を受ける権利
承継しない者の出願・・冒認出願（拒絶理由49条7号、無効理由１２３①６号、異議理由ではない特１１３条）（特許権の移転請求 ７４条①）
客体・・発明完成時の発明・・・出願時に特許請求の範囲（クレーム）に特定された発明・・・審査継続中の補正により変更
消滅・・設定登録、拒絶査定（審決）の確定、権利能力喪失
特許を受ける権利の性質
特許権の設定登録までの間に、発明による利益状態を暫定的に保護するために認められた権利
国家に対し、特許付与を請求することのできる公権的性格
発明を支配する財産権としての私権的性格
仮専用実施権・仮通常実施権の設定可能
質権・抵当権の対象とならない
譲渡担保になりうる
特許を受ける権利の帰属
発明完成により特許を受ける権利が発生するが、権利主体は「発明者」
しかし、発明が、職務発明であって、使用者と従業者間に所定の契約が結ばれていれば、発明完成ととともに発明者に発生した特許を受ける権利を原始的に使用者に帰属させることができる。特許法３５条３項 /4IP-Law/特許法35条 問：使用者に帰属の意味は？：職務発明における使用者が法人Xでその代表取締役社長がAである場合、
原始的に使用者に帰属・・の意味は？
第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。
２ 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
３ 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
４ 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。
第三十四条 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。
２ 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
３ 同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。
４ 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
５ 特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
６ 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。
７ 第三十九条第六項及び第七項の規定は、第二項、第三項及び前項の場合に準用する。
出願前の様々な問題
特許を受ける権利の二重譲渡
共同発明・共有の場合の問題
冒認(特許を受ける権利を有しない者の出願)・・拒絶理由特49条7号・無効理由123条1項6号、異議理由ではない特113条)
冒認に対する救済措置（特許権の移転請求権74条)
営業秘密の管理問題
出願前に当該発明を実施してしまったら
演習：特許出願前に、発明者Aがその特許を受ける権利をBに譲渡、
その後、同じ発明につき、特許を受ける権利をCにも譲渡した。
Cは、その一月後に特許出願をした。
Bは、特許を受ける権利の承継人であることを主張できるか？
冒認出願の扱い(拒絶・無効理由）
（拒絶の査定） 第四十九条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。
（特許無効審判） 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
六 その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき（第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。）。
冒認に対する救済措置（特許権の移転請求権74条)
冒認出願の扱い（移転請求）
（特許権の移転の特例） 第七十四条 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき（その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。）又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。
２ 前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項又は第百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とする。
３ 共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。
参考：冒認に関する考察：吉田広志
出願人
発明者がそのまま出願人となる場合
特許を受ける権利の譲受人が出願人となる場合
（共同出願） 第三十八条 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。
権利能力(中小企業が集まって行う共同事業組合などは？)
手続能力(未成年者、在外者・・)
職務発明
第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
２ 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。『予約承継の禁止』
＜特許を受ける権利の使用者への原始的帰属＞
３ 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
４ 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益（次項及び第七項において「相当の利益」という。）を受ける権利を有する。
５ 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。
６ 経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
７ 相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。
職務発明（職務考案・意匠）
考察すべき点
職務発明とは何か、自由発明、業務発明との区別は？
従業者の範囲
相当の利益とは
従業者が転職・退職後の問題
★職務商標（ネーミング行為）はなぜないのか？
★職務著作はあるのか？
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職務発明改正の方向性 平成28年1月22日政令第17号により平成28年4月1日施行
(1)従業者等に対して、現行の法定対価請求権又はそれと同等の権利を保障する。
(2)政府は、法的な予見可能性を高めるため、関係者の意見を聴いて、インセンティ ブ施策についての使用者等と従業者等の調整(従業者等との協議や意見聴取等)に 関するガイドラインを策定する。
※ ガイドラインは、以下の性格のものを想定する。 1研究活動に対するインセンティブは、企業ごとの創意工夫が発揮されるよう、企業の自主性を尊重する。 2業種ごとの研究開発の多様な実態、経済社会情勢の変化を踏まえる。
(3)職務発明に関する特許を受ける権利については、初めから法人帰属とする。
※ ただし、以下の点を考慮した柔軟な制度とする。
1従業者帰属を希望する法人(大学・研究機関等)の不利益とならないものとする。
2職務発明に関する適切な取り決めのない法人に対して特許を受ける権利が自動的 に帰属することで、当該法人に所属する発明者の権利が不当に扱われることのないものとする。
第9回特許制度小委員会 資料２より
特許庁：職務発明制度の概要
特許庁：職務発明制度
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https://gyazo.com/0a273a17ac13e2b90ce21de4d184b26d
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共同研究又は二重雇用の事例における使用者等への権利の帰属
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中村修二氏と日亜化学の愛憎 なぜ泥沼抗争？日亜が無価値とした技術、ノーベル賞受賞 Business Journal 2014.10.13
https://gyazo.com/36586cca412fee93788c02191bafdf36
相当の利益（対価）の額の算定
裁判所の認定する対価額
相当の対価 ＝使用者が発明を独占することによって得た利益 ×従業者の貢献度割合
別冊NBL/No.105 徹底解析職務発明P198-200
利益×独占の度合い（％）×️負担・貢献その他に関する評価
予測可能性の欠如
判決では、研究開発の技術的背景、研究テーマへの関与、 職務発明成立の経過、 使用者の発明への支援状況、事業化における使用者の努力状況などを考慮するが、 肝心の貢献度が認定された事実とどのような相関があるのかは不明
参考情報
特許庁・職務発明制度の概要
新職務発明制度における手続事例集について
特許庁・職務発明制度に関する調査研究委員会
我が国、諸外国における職務発明に関する調査研究報告書
主要国・地域における職務発明の取扱い
制度見直しの方針案に対する日本弁護士連合会の意見
制度見直しの方針案に対する日本弁理士会の意見
職務著作・職務発明における従業者等
冒認出願・共同出願違反における真の権利者の取戻請求権
https://gyazo.com/298754d95eee26bb2d21cb76636974f4